新《商標法》潛在問題解析

歷經(jīng)近10年的激烈爭論和反復探討，中國《商標法》的第三次修改總算達成正果。其中關(guān)于制止惡意注冊商標的修改是否能真正改變事實上馳名的商標卻無法在中國得到有效保護的問題，仍令人懷疑。

張偉君

2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第四次會議三審通過了《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》，自2014年5月1日起施行。歷經(jīng)近10年的激烈爭論和反復探討，中國《商標法》的第三次修改總算達成正果。

《商標法》修改的特點

從總體上看，這次《商標法》修改具有以下幾個特點：

，公開透明，充分吸收全社會意見。2011年和2012年國務(wù)院和全國人大分別向全社會公布‘修訂草案征求意見稿’和‘修正案(草案)’，這在中國立法中并不多見。為明顯的是，針對在中國特殊的社會環(huán)境中異化為一種‘榮譽稱號’和廣告手段的不正?，F(xiàn)象，后通過的修正案禁止在商品和廣告中使用‘’字樣，這顯然是在后一刻吸收了社會各界的意見，特別是與中國商標法專家的強力呼吁有很大關(guān)系。

第二，主動修改，立足中國國內(nèi)實際需要?！渡虡朔ā?993年次修正和2001年第二次修正時，面臨著加入WTO和美國等發(fā)達的壓力，很大程度上是為了符合《巴黎公約》和TRIPs( Agreement On Trade-related Aspects of Intellectual Property Right,《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》)等國際公約的要求。但是《商標法》第三次修改則是‘在與我國參加的國際條約保持一致的前提下，重在立足國內(nèi)實際需要進行修改’。

第三，求真務(wù)實，旨在解決實踐中存在的問題。這次修法‘加強了針對性，圍繞實踐中存在的主要問題完善有關(guān)制度，包括：方便申請人獲得商標注冊;規(guī)范商標申請、使用，維護公平競爭的市場秩序;加強商標專用權(quán)保護，切實保障權(quán)利人的合法權(quán)益’。

修改的主要內(nèi)容

1.簡化商標注冊異議程序

根據(jù)現(xiàn)行《商標法》的規(guī)定，商標注冊申請初審公告后3個月內(nèi)，任何人均可以任何理由提出異議;商標注冊異議首先由商標局審查作出裁定，對商標局的裁定不服可以申請商標評審委員會復審，對復審決定不服可以提起訴訟，訴訟還可以經(jīng)過一審和二審。由于行政二審、司法二審的四級審理終審制的程序過于復雜，加上可以提出商標異議的主體和理由過于寬泛、導致商標異議案件審理周期過長，這影響了商標申請人及時獲得商標注冊。有的商業(yè)競爭對手利用這個制度缺陷，為拖延申請人注冊商標的時間或者為盡可能長時間使用與他人相同或近似的商標并避免承擔可能產(chǎn)生的侵權(quán)責任而提出異議、延長核準時間，待對方商標核準后再停止使用;甚至有一些人惡意提起商標異議程序，并以撤銷異議程序為條件向被異議人索取高額的費用，這導致異議案件逐年大幅上升。

因此，簡化商標確權(quán)程序、完善商標異議制度一直是這次《商標法》修改的一個重要目標。

《商標法》第三次修正案從兩個方面完善了商標異議制度：

一是限定提出異議的主體和理由。首先，明確了對商標注冊可以提出異議的理由，并將這些理由分為兩類：一類是違反新《商標法》第10、11、12條規(guī)定的‘理由’;一類是違反第13條第2、3款，第15條，第16條第1款，第30條，第31條規(guī)定的‘相對理由’。其次，雖然任何人仍然可以以‘理由’提起商標注冊異議，但能夠根據(jù)‘相對理由’提起異議的于該商標注冊申請侵犯了其已有權(quán)利的在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人。這樣，既可以減少商標異議的數(shù)量，又不妨礙對商標不當注冊的監(jiān)督。

二是簡化程序。為了改變商標異議程序冗長而使得商標權(quán)長時間內(nèi)難以確定的問題，《商標法》第三次修正案規(guī)定：商標局認為異議不成立的，可以直接做出準予注冊的決定，發(fā)給被異議人商標注冊證并予以公告，異議人不得再向商標評審委員會提起復審程序，而只能向商標評審委員會請求宣告該注冊商標無效。這樣修改的目的是：在商標局駁回商標異議、準予商標注冊的情形下，省略對商標局異議裁定的復審、訴訟程序，可以使商標權(quán)盡快確立，同時又通過商標無效宣告程序保障異議人獲得進一步救濟的權(quán)利。

2.制止惡意注冊商標

在2001年中國《商標法》第二次修正時，已經(jīng)為制止商標的惡意注冊而做出過諸多努力，比如，《商標法》第二次修正案規(guī)定了保護制度，禁止注冊和使用他人的(現(xiàn)行《商標法》第13條);根據(jù)《巴黎公約》第六條之七的要求，禁止商標所有人的代理人或者代表人未經(jīng)商標所有人授權(quán)，以自己的名義注冊該商標并禁止使用(現(xiàn)行《商標法》第15條);另外還規(guī)定：申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(現(xiàn)行《商標法》第31條)。但是，‘目前違反誠實信用原則、惡意注冊商標’的現(xiàn)象仍然不少，《商標法》第三次修改一直把解決這個問題作為重點之一。

中國在保護的實踐中，存在著把當做商品榮譽稱號，從而人為地拔高認定標準、增加保護難度的問題。這難以有效地禁止那些搶注他人的不誠信行為。為了使制度實現(xiàn)‘禁止他人注冊、使用與該相同或近似的商標’的基本功能，《商標法》第三次修正案對有關(guān)規(guī)定進行了修改和完善：

首先，明確了只是‘為相關(guān)公眾所熟知的商標’。這應(yīng)該成為保護的要件，而并不需要考慮其他因素。

其次，明確了只‘應(yīng)當根據(jù)當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定’來認定，認定是‘對案件事實的確認，應(yīng)僅對爭議的案件有效’，而并不是授予一個商品或服務(wù)的榮譽稱號，因此，不應(yīng)該人為拔高認定的標準。

再者，禁止生產(chǎn)、經(jīng)營者將‘’字樣用于商品、商品包裝或者容器上，或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。這個規(guī)定試圖清除一些企業(yè)謀取認定背后的不正當目的和根源，使保護回歸其本來面目，從而使能夠根據(jù)實際保護的需要去認定，逐步消除認定中存在的一些人為障礙。名品商標轉(zhuǎn)讓網(wǎng)m.salesunderwears.com

3.加大損害賠償力度

依據(jù)TRIPs協(xié)議第45條的規(guī)定，中國現(xiàn)行《商標法》對于侵犯商標專用權(quán)的損害賠償額的計算采用所謂的‘填平原則’。但是，由于企業(yè)財務(wù)賬簿不完整、取證困難等原因，原告方往往無法有力證明自己因侵權(quán)遭受的損害，更無法證明被告因侵權(quán)所獲利益。因此，在多數(shù)案件中，當事人沒有對侵權(quán)損失或者侵權(quán)獲利情況舉證，當事人直接提出按照法定賠償方法確定侵權(quán)人的賠償數(shù)額的請求。這樣，在大多數(shù)商標侵權(quán)案件中，中國法院是在50萬元以下法定額度內(nèi)確定一個賠償額。需要指出的是，與懲罰性賠償不僅是對原告人的補償，而且也是對故意加害人的懲罰不同，中國《商標法》規(guī)定的法定賠償并不具有懲罰性質(zhì)，其實質(zhì)是法院在無法查明實際損害賠償額的情況下，法官根據(jù)案件事實而酌定的一個賠償額，其數(shù)額的確定仍然是以‘填平原則’為依據(jù)。但‘由于法定賠償方法通常沒有充分的證據(jù)甚至沒有證據(jù)支持，因而造成法院判決的損害賠償數(shù)額偏低，甚至不足以彌補訴訟開支’。

為了解決這個問題，《商標法》第三次修改試圖從兩個方面來完善侵權(quán)損害賠償制度：

，提高法定賠償額的高限額。

《商標法》修改在前期擬定的草案中一直把法定賠償?shù)母呦揞~規(guī)定為100萬元;直到2013年6月提交給十二屆全國人大常委會第三次會議的《商標法(修正案草案)》第二次審議稿，才‘將侵權(quán)案件的法定賠償額由100萬元以下修改為2萬元以上200萬元以下’。而在2013年8月后提交給十二屆全國人大常委會第四次會議的第三次審議稿再一次將法定賠償額的上限由200萬元提高到300萬元，以進一步加強對商標侵權(quán)行為的打擊力度。

第二，對惡意侵權(quán)實施懲罰性賠償(punitive damage)。

在2011年9月國務(wù)院法制辦公布的《中華人民共和國商標法(修訂草案征求意見稿)》第67條中，并沒有關(guān)于懲罰性賠償?shù)囊?guī)定。但是，一年后，全國人大常委會法制工作委員會在2012年12月28日公布的《中華人民共和國商標法修正案(草案)》第三十七規(guī)定：將第五十六條改為第六十二條，款修改為：‘侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定，也可以參照該注冊商標使用許可費確定;對惡意侵犯商標專用權(quán)、情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。……’對此，關(guān)于該草案的‘說明’中給出的解釋是：‘針對實踐中權(quán)利人維權(quán)成本高、往往得不償失的現(xiàn)象，草案引入了懲罰性賠償制度?！@個規(guī)定后予以通過。名品商標轉(zhuǎn)讓網(wǎng)m.salesunderwears.com

實施中需要注意的問題

針對新《商標法》的上述幾處修改，筆者談幾點實施中需要注意的問題。

首先，新的商標注冊異議程序存在一些隱憂：

，因為保留了‘任何人’可以依據(jù)‘理由’提出異議的規(guī)定，一些人極有可能仍然會依據(jù)上述‘理由’來提起惡意異議而牟利，這樣難以徹底杜絕惡意異議。

第二，由于商標局駁回商標異議的決定可以不經(jīng)行政復審以及司法審查程序而立即生效，商標局的權(quán)力明顯膨脹，這個權(quán)力存在被濫用的危險，需要警惕。

第三，可能會助長惡意的商標注冊申請和惡意商標侵權(quán)訴訟。盡管異議人不服商標局的駁回決定，仍然可以請求商標評審委員會宣告注冊商標無效，但是，由于‘宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有追溯力’，這樣，在商標無效程序期間，即便該注冊商標實際上是違法商標法規(guī)定的，商標權(quán)人仍然可以通過主張商標專用權(quán)來獲取不正當?shù)睦?。雖然‘因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當給予賠償’，但是，法律對商標注冊人的‘惡意’行為是指什么并無界定，而且要證明主觀‘惡意’的舉證責任也會非常艱巨，這個規(guī)定可能會流于形式。因為《商標法實施細則》(1993年)第25條第5款和《商標法實施條例》(2002年)第36條也有這個規(guī)定，但實踐中幾乎沒有發(fā)生過因商標注冊人惡意而給予賠償?shù)陌咐?/p>

其次，關(guān)于制止惡意注冊商標的修改是否能真正改變事實上馳名的商標卻無法在中國得到有效保護的問題，仍令人懷疑。

雖然《商標法》第三次修正案明確了只是‘為相關(guān)公眾所熟知的商標’，而且TRIPs協(xié)議第16條第2款也規(guī)定：在決定一個商標是否馳名時，只是考慮‘相關(guān)公眾的知曉程度’。但是，新《商標法》第14條仍然保留了現(xiàn)行《商標法》第14條規(guī)定的認定所應(yīng)當考慮的諸多因素，即，除了要考慮‘(一)相關(guān)公眾對該商標的知曉程度’外，還要考慮‘(二)該商標使用的持續(xù)時間;(三)該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍;(四)該商標作為受保護的記錄’等等因素，因此，‘認定標準還是太高，設(shè)定的限制還是太多’，恐怕仍難以有效杜絕搶注事實上為相關(guān)公眾所熟知的商標的行為。

再次，《商標法》關(guān)于提高法定賠償額高限額的修改，雖然給予法官在確定法定賠償額上更大的自由裁量權(quán)，但是，如前所述，法官在確定法定賠償數(shù)額的時候，仍然需要根據(jù)案件事實、以‘彌補損失’原則為限來計算，而不是任意性的，更不是懲罰性的。事實上，即使法律規(guī)定的法定賠償高限額為50萬元，但是在司法實踐中，雖然難以證明侵權(quán)受損或侵權(quán)獲利的具體數(shù)額，但有證據(jù)證明前述數(shù)額明顯超過法定賠償高限額的，法院也可以不適用法定賠償額的計算方法，而是綜合全案的證據(jù)情況，在50萬元以上合理確定賠償額。因此，這個法定賠償額高限額的增加是否真的會帶來侵權(quán)損害賠償額的提升，仍有待觀察。

后，對惡意侵權(quán)實施懲罰性賠償?shù)男薷?，，這個解釋過于簡單，而且也并不符合邏輯。如果僅僅是為了彌補商標權(quán)人的維權(quán)成本，彌補商標權(quán)人的損失，只要按照現(xiàn)行法律規(guī)定全面、充分地賠償商標權(quán)人因侵權(quán)遭受的損失和所支付的費用足矣，為何要引入‘懲罰性賠償’呢?

第二，目前中國的司法實踐中，商標權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件的損害賠償額偏低、難以彌補權(quán)利人損失，其原因并不是在于損害賠償?shù)姆梢?guī)則有什么缺陷，而是由于難以確定‘實際損失和侵權(quán)獲利’的數(shù)額。而懲罰性賠償?shù)臄?shù)額恰恰又是根據(jù)已經(jīng)確定的‘實際損失、侵權(quán)獲利或者許可費的倍數(shù)’來計算的，因此，在中國大多數(shù)知識產(chǎn)權(quán)案件的損害賠償是按法定賠償額來確定的現(xiàn)實下，即使法律規(guī)定了懲罰性賠償，其可操作性和實際效果非常值得懷疑。

第三，實施懲罰性賠償需要符合的前提要件是：‘惡意’侵犯商標專用權(quán)和‘情節(jié)嚴重’。目前并不清楚‘情節(jié)嚴重’的具體含義，也不清楚‘惡意’是否指侵權(quán)人明知他人享有注冊商標權(quán)而仍然實施侵權(quán)行為，‘惡意侵權(quán)’本身是否也屬于‘情節(jié)嚴重’的一個表現(xiàn)。這些都有待將來的實施條例和司法實踐來明確。

后，參照中國《專利法》(2008年修正)第65條的規(guī)定，《商標法》第三次修正案也規(guī)定：損害賠償額可以參照商標許可使用費的‘倍數(shù)’合理確定。值得注意的是，《2004年4月29日歐洲議會及歐盟理事會關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法的第2004/48號指令》第13.1(b)條也有類似規(guī)定：‘可以在適當?shù)那樾蜗?，根?jù)侵權(quán)人請求授權(quán)使用爭議的知識產(chǎn)權(quán)所應(yīng)支付使用費或許可費，計算不少于此的損害賠償額?！@然，這里并沒有‘倍數(shù)’的規(guī)定。另外，德國政府也認為：按照許可費‘倍數(shù)’的金額來支付損害賠償會造成某種形式的懲罰性賠償，而這與德國民法原則是不相符的。

如果說中國《專利法》在沒有規(guī)定懲罰性賠償?shù)那疤嵯?，參照專利許可使用費的‘倍數(shù)’合理確定損害賠償額尚有可取之處，那么，新《商標法》在按照商標許可使用費的‘倍數(shù)’確定損害賠償額的基礎(chǔ)上，再處以1-3倍的懲罰性賠償，則與民事?lián)p害賠償?shù)幕驹瓌t明顯相悖。再加上中國行政機關(guān)對于商標侵權(quán)行為又可以處以罰款的行政處罰，如果中國《商標法》的這些懲罰性措施真的都予以有效實施的話，則會讓侵權(quán)人承擔過于嚴苛的法律責任。