企業(yè)字號(hào)以他人商標(biāo)命名的定性

案情

原告某制衣公司于1993年8月注冊(cè)了商標(biāo)A，2003年予以續(xù)展注冊(cè)，核定使用的商品為服裝。2008年12月、2011年12月，A商標(biāo)兩次被認(rèn)定為廣東省商標(biāo)，在業(yè)界具有廣泛的知名度和較高的美譽(yù)度。被告A公司是一家經(jīng)營服裝生產(chǎn)和銷售的公司，成立于2010年6月，主要在阿里巴巴和淘寶網(wǎng)上銷售，并在其商品上注冊(cè)了B商標(biāo)。2012年8月，原告發(fā)現(xiàn)被告A公司在未得到原告合法授權(quán)的前提下擅自將A登記為企業(yè)字號(hào)，并將A作為阿里巴巴網(wǎng)站上的店鋪名稱使用并進(jìn)行宣傳，在商品宣傳圖片角落或不明顯處均印有A水印字樣。原告訴至法院，要求被告立即全面停止A商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，停止在企業(yè)名稱、網(wǎng)絡(luò)、商品及所有相關(guān)服務(wù)上使用A商標(biāo)，賠償經(jīng)濟(jì)損失10萬元。

分歧

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是：被告的企業(yè)字號(hào)使用行為是否構(gòu)成侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)？

種觀點(diǎn)認(rèn)為，既構(gòu)成侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為，也構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。根據(jù)公平競(jìng)爭(zhēng)和保護(hù)在先的原則，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，具有攀附注冊(cè)商標(biāo)商譽(yù)的主觀惡意，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為，同時(shí)也構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，既不構(gòu)成侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為，也不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。被告沒有將A從企業(yè)名稱中脫離出來突出醒目地進(jìn)行使用,不具有獨(dú)立或者相對(duì)獨(dú)立的標(biāo)識(shí)意義，不是一種具有商標(biāo)意義的使用行為，不能將其納入商標(biāo)侵權(quán)范圍。被告擁有自己的商標(biāo)品牌，不知道他人注冊(cè)商標(biāo)的存在，沒有為攀附該注冊(cè)商標(biāo)的商譽(yù)而將與其相同或近似的文字用作企業(yè)名稱中的字號(hào)的意圖，因此也不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

第三種觀點(diǎn)認(rèn)為，不構(gòu)成侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為，但構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。被告沒有將A從企業(yè)名稱中脫離出來突出醒目地進(jìn)行使用，不具備標(biāo)識(shí)商品來源的作用，且在網(wǎng)頁中又標(biāo)注了自有品牌，因此不構(gòu)成對(duì)原告A注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)。但是，作為同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，被告應(yīng)當(dāng)知道涉案商標(biāo)，也應(yīng)當(dāng)知道會(huì)造成混淆，因此構(gòu)成對(duì)原告的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

評(píng)析

筆者同意第三種觀點(diǎn)，理由如下：

1.商標(biāo)侵權(quán)行為與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的認(rèn)定

《高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》中關(guān)于企業(yè)名稱與注冊(cè)商標(biāo)規(guī)定：‘企業(yè)名稱因突出使用而侵犯在先注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的，依法按照商標(biāo)侵權(quán)行為處理；企業(yè)名稱未突出使用但其使用產(chǎn)生市場(chǎng)混淆、違反公平競(jìng)爭(zhēng)的，依法按照不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)處理?！?/p>

認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)行為的情形。商標(biāo)的功能是識(shí)別商品和服務(wù)，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的特點(diǎn)是權(quán)利范圍具有確定性，權(quán)利范圍不宜太寬，目的在于制止其他相同或者近似標(biāo)識(shí)與注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)生市場(chǎng)混淆的行為。只有企業(yè)字號(hào)已具有獨(dú)立或者相對(duì)獨(dú)立的標(biāo)識(shí)意義，才是一種具有商標(biāo)意義的使用行為，這是其納入商標(biāo)侵權(quán)范圍的根本原因。

認(rèn)定不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的情形。由于企業(yè)名稱權(quán)具有自身的權(quán)利屏障，商標(biāo)專用權(quán)不能當(dāng)然地將其權(quán)利范圍延伸到企業(yè)名稱權(quán)的邊界之內(nèi)。綜合考慮主觀上的狀態(tài)、客觀上的市場(chǎng)混淆可能性以及其他相關(guān)因素，由不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為予以制止的方式更適合此類權(quán)利沖突的公平處理，也更能夠做到恰如其分和留有余地。