《商標(biāo)法》第二十八條對在先商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)——第3546129號胡慶余堂商標(biāo)異議復(fù)審案評析

《商標(biāo)法》第二十八條規(guī)定：‘申請注冊的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請，不予公告?！藯l款旨在通過禁止在相同或者類似商品上注冊及使用相同或近似的標(biāo)志，避免消費(fèi)者對商品或服務(wù)來源可能產(chǎn)生的混淆，從而達(dá)到保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)的目的，是商標(biāo)授權(quán)確權(quán)程序中使用頻繁的條款之一。

基本案情

申請人（原異議人）：杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司

被申請人（原被異議人）：姚某

被異議商標(biāo)：第3546129號胡慶余堂商標(biāo)

一、當(dāng)事人主張

申請人杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司的主要復(fù)審理由是：

1.‘胡慶余堂’由申請人創(chuàng)始人胡雪巖所創(chuàng)，獨(dú)創(chuàng)性較強(qiáng)，曾于2002年被認(rèn)定為。被申請人為浙江永康人，原在上海工作。申請人的宣傳銷售重點(diǎn)地區(qū)是浙江、上海，浙江還是‘胡慶余堂’的發(fā)源地，被申請人理應(yīng)知曉申請人商標(biāo)。被異議商標(biāo)與申請人注冊在先的第336810號、第1728501號及第3088764號胡慶余堂商標(biāo)（以下分別稱為引證商標(biāo)一、二、三）完全相同，明顯是對申請人的復(fù)制摹仿。

2.被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)文字組成相同，被異議商標(biāo)指定使用的啤酒、無酒精果汁飲料、蘋果酒（非酒精）等商品與引證商標(biāo)一、三核定使用的藥酒、滋補(bǔ)口服液、果酒（含酒精）、蘋果酒等商品在功能、用途、消費(fèi)對象、銷售渠道等方面有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。被申請人注冊使用被異議商標(biāo)，易使消費(fèi)者將其誤認(rèn)為申請人或申請人的關(guān)聯(lián)企業(yè)。綜上，依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條第二款和第二十八條的規(guī)定，被異議商標(biāo)應(yīng)不予核準(zhǔn)注冊。

被申請人的主要答辯理由是：被異議商標(biāo)指定使用的商品與引證商標(biāo)指定使用的商品不屬于類似商品，申請人提交的證據(jù)不足以證明其胡慶余堂商標(biāo)是。因此被異議商標(biāo)應(yīng)予核準(zhǔn)注冊。

二、商評委審理與裁定

商評委經(jīng)審理查明：

1.被異議商標(biāo)由被申請人姚某于2003年5月6日向商標(biāo)局申請注冊，指定使用在第32類啤酒等商品上。

2.引證商標(biāo)一、二、三的申請日與注冊日均早于被異議商標(biāo)申請日，分別指定使用在第5類滋補(bǔ)口服液、第5類中藥成藥、第33類果酒（含酒精）等商品上。2004年10月22日，上述引證商標(biāo)經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給杭州胡慶余堂投資有限公司。

3.被異議商標(biāo)申請注冊前，胡慶余堂商標(biāo)分別于1992年8月15日、1997年10月30日兩次被認(rèn)定為浙江省商標(biāo)，于2002年3月12日被認(rèn)定為中藥商品上的。1996年12月，‘胡慶余堂’商號被評為中華。

4.被異議商標(biāo)申請注冊前，《杭州日報》、《中華工商時報》、《人民日報》、《都市快報》、《新民晚報》等媒體對申請人及其商標(biāo)進(jìn)行了宣傳報道。馬永祥所著《胡慶余堂》一書對胡慶余堂的歷史發(fā)展、現(xiàn)狀及其中藥文化等進(jìn)行了介紹。

以上事實(shí)有商標(biāo)檔案及申請人提交的證據(jù)在案佐證。

商評委經(jīng)審理認(rèn)為：

被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)均為繁體書寫的文字‘胡慶余堂’。被異議商標(biāo)指定使用的啤酒、無酒精果汁飲料、蘋果酒（非酒精）等商品與引證商標(biāo)核定使用的藥酒、滋補(bǔ)口服液、果酒（含酒精）、蘋果酒等商品雖不屬于類似商品和服務(wù)區(qū)分表中的同一群組，但是上述商品在功能、用途、消費(fèi)對象、銷售渠道等方面存在一定聯(lián)系。根據(jù)商評委查明的事實(shí)可知，引證商標(biāo)經(jīng)過使用和宣傳已具有較高知名度，同時考慮到引證商標(biāo)具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，被異議商標(biāo)注冊并使用在啤酒、無酒精果汁飲料、蘋果酒（非酒精）等商品上，易使消費(fèi)者將其與申請人聯(lián)系在一起，從而對商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。因此，被異議商標(biāo)的注冊申請已構(gòu)成《商標(biāo)法》第二十八條所指情形。

雖然申請人的胡慶余堂商標(biāo)曾在2002年被認(rèn)定為中藥商品上的，但鑒于申請人已在類似商品上在先注冊了胡慶余堂商標(biāo)，且商評委已在充分考慮引證商標(biāo)的知名度的基礎(chǔ)上，適用《商標(biāo)法》第二十八條對被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)的權(quán)利沖突進(jìn)行了審理，因此本案無須再適用《商標(biāo)法》第十三條。

綜上，商評委依據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條、第三十三條、第三十四條的規(guī)定，對被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。

評　析

本案的焦點(diǎn)問題為被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)是否構(gòu)成使用在相同或者類似商品上的近似商標(biāo)。

從字面上看，《商標(biāo)法》第二十八條的適用要件有兩個：一是在后商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或者近似，二是兩商標(biāo)指定使用商品相同或者類似。在多數(shù)情況下，滿足這兩個要件足以推定混淆存在的可能性。但在有些個案中，機(jī)械地適用上述要件可能導(dǎo)致行政機(jī)關(guān)的裁決效果與市場實(shí)際狀況相背離，達(dá)不到法律調(diào)整的真正目的。在這種情況下，要綜合考量個案的具體情況作出判斷。

適用《商標(biāo)法》第二十八條時要考慮的其他因素主要包括：1.在先商標(biāo)是否具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性。2.系爭商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)與在先商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)是否具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。3.在先商標(biāo)的知名度情況。4.系爭商標(biāo)注冊人是否具有主觀上搭便車的惡意。5.系爭商標(biāo)與在先商標(biāo)是否高度近似。6.系爭商標(biāo)的注冊或者使用是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)。

以上1、2、5這三個因素比較容易判斷，第6個因素實(shí)際上是將前5個因素綜合考量后形成的終判斷結(jié)果，需要特別關(guān)注的是3、4這兩個因素。

一、關(guān)于在先商標(biāo)的知名度

此處對知名度的要求，與相比要低一些，但也要滿足一定的銷售覆蓋區(qū)域、廣告宣傳強(qiáng)度以及獲得榮譽(yù)，曾作為商標(biāo)或受保護(hù)的記錄以及行業(yè)排名狀況等要求，這些是證明在先商標(biāo)知名度的有力證據(jù)。但對知名度的要求不能一概而論，獨(dú)創(chuàng)性和知名度都有助于增強(qiáng)商標(biāo)的識別力，因此這兩個因素有時可一并考慮。如果在先商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性特別強(qiáng)，則對其知名度的要求可略微降低，反之亦然。在本案中，根據(jù)商評委查明的事實(shí)可知，在被異議商標(biāo)申請日前，引證商標(biāo)曾先后被認(rèn)定為商標(biāo)和，足以證明其具有較高的知名度。

二、關(guān)于系爭商標(biāo)注冊人的主觀惡意

如果系爭商標(biāo)注冊人明知在先商標(biāo)的存在，則可以認(rèn)定其具有主觀惡意。系爭商標(biāo)注冊人的‘明知’可以通過以下因素證明：其與在先商標(biāo)所有人曾存在貿(mào)易往來或者合作、雇傭關(guān)系；在先商標(biāo)的銷售區(qū)域及知名度能夠及于系爭商標(biāo)注冊人所在地域。在先商標(biāo)獨(dú)創(chuàng)性極強(qiáng)，在一定程度上也可以證明系爭商標(biāo)注冊人的主觀惡意。在本案中，由于引證商標(biāo)具有較強(qiáng)的顯著性，而被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)幾乎完全相同，這種情況讓人很難相信僅僅是一種巧合?？紤]到被申請人成長及工作的地域范圍均被引證商標(biāo)的銷售區(qū)域所覆蓋，理應(yīng)知曉引證商標(biāo)的實(shí)際使用及知名狀況，因此商評委認(rèn)定被申請人具有主觀惡意。

綜合評述

根據(jù)類似商品和服務(wù)區(qū)分表，本案中被異議商標(biāo)指定使用商品與引證商標(biāo)指定使用的商品并不屬于同一類似群組，但在功能、用途、消費(fèi)對象和銷售渠道等方面又確實(shí)具有共同之處。商評委基于《商標(biāo)法》制止不正當(dāng)競爭、維護(hù)公平有序市場環(huán)境的立法宗旨，同時考慮被異議商標(biāo)的注冊及使用極易導(dǎo)致消費(fèi)者混淆這一情況，突破區(qū)分表，認(rèn)定兩商標(biāo)指定使用的商品類似，并依據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條對被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。這一做法不僅保護(hù)了在先商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益，也有力打擊了惡意申請注冊行為，對于以后類似案件的處理具有重要的參考價值。必須指出的是，本案對類似商品的判斷僅是個案，不具有普遍意義，只有在《商標(biāo)法》有關(guān)制止不正當(dāng)申請注冊的其他條款無法適用的情況下，才能采用以上方式裁決?！跎淘u委