識別功能是確定商標侵權行為的基礎

 「案情回放」

    2001年6月7日普拉達有限公司（以下簡稱普拉達公司）在中國取得‘PRADA’注冊商標專用權，核定使用商品為‘手提包等’。商標局的注冊證明顯示普拉達公司在第18類商品上使用的‘PRADA MILANO’商標已注冊，核定使用商品為‘手提包等’。2012年8月29日《華商報》刊登了陜西東方源投資發(fā)展有限公司（以下簡稱東方源公司）推銷店鋪廣告，廣告中的‘PRADA’女款手提包使用了‘PRADA MILANO’商標，廣告語為‘全球品牌進駐，引領國際生活潮流’、‘國際潮牌街、餐飲大食代’。普拉達公司認為，東方源公司使用其注冊商標和字號進行宣傳及華商報社刊登廣告的行為，侵犯了其注冊商標專用權。同時，基于‘PRADA’在品行業(yè)極高的知名度，東方源公司攀附和利用了普拉達公司商標及字號的聲譽，屬于不正當競爭行為。華商報社作為廣告發(fā)布者，應承擔連帶責任。故訴至法院，請求判令東方源公司、華商報社停止商標侵權和其它不正當競爭行為；刊登聲明，消除影響；賠償損失。一審法院審理后判決：東方源公司立即停止擅自使用普拉達公司注冊商標及不正當競爭行為；賠償普拉達公司損失3萬元；駁回普拉達公司其他訴訟請求。

    「不同觀點」

    東方源公司、華商報社是否侵犯了普拉達公司商標專用權、是否構成不正當競爭行為，有以下幾種觀點：

    一種觀點認為，東方源公司為推銷店鋪使用‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注冊商標進行宣傳，會使相關公眾認為商品的提供者為普拉達公司，故東方源公司之行為侵害了普拉達公司注冊商標專用權。東方源公司非法攀附和利用了普拉達公司的聲譽，構成不正當競爭行為。華商報社作為廣告發(fā)布者，同樣構成侵害商標權及不正當競爭行為。

    另一種觀點認為，東方源公司廣告中只是使用了含有‘PRADA’字樣的女式包的圖案推銷商鋪，屬于合理使用行為，且該商業(yè)房產(chǎn)項目未能開業(yè)經(jīng)營，不存在使用商標的商品，未給普拉達公司造成損失，該行為不構成侵害注冊商標專用權和不正當競爭行為。華商報社作為廣告發(fā)布者，不可能直接侵犯普拉達公司的注冊商標專用權，也不構成不正當競爭行為。

    主審法官認為，東方源公司在商業(yè)廣告中使用‘PRADA MILANO’ 及‘PRADA’注冊商標，并非商標意義上的使用，不會使消費者對商品的來源產(chǎn)生誤認，且該商業(yè)房產(chǎn)項目尚未經(jīng)營，不存在使用商標的商品。故東方源公司使用上述注冊商標推介商鋪，不構成侵害商標權的行為。由此，華商報社發(fā)布廣告的行為也不構成侵害商標權的行為。東方源公司未經(jīng)商標權利人的許可，使用‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注冊商標，本質(zhì)上屬于利用他人享有極高知名度的注冊商標和企業(yè)字號，為自己獲取市場競爭優(yōu)勢以及交易機會，構成不正當競爭行為。華商報社作為廣告發(fā)布者，已經(jīng)盡到了合理的注意義務，主觀上沒有侵權的故意或者過失，故華商報社刊登廣告之行為不屬于不正當競爭行為。

    「法官回應」

    不當利用商標聲譽進行廣告宣傳構成不正當競爭

    1.商標的保護范圍

    商標是指提供商品或服務的經(jīng)營者，為將自己提供的商品或服務與他人提供的商品或服務相區(qū)別而使用的標志。用于商品的商標為商品商標，用于服務企業(yè)的服務場所、服務用品、服務規(guī)格等為服務商標。商標的保護范圍是指一項商標取得注冊商標以后，依法對該項商標進行保護的標準和依據(jù)。我國商標法第五十一條規(guī)定：注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。由此說明，商標注冊人只能對其核定使用的商品或服務享有專用權，而不能對與其使用的商品或服務‘類似’的商品或服務享有專用權，即法律保護注冊商標專用權是以‘核定使用的商品或服務’為范圍的，而注冊商標專用權的保護范圍應當擴大到與核準注冊的商標相近似的范圍。這是因為商標的主要功能在于使相關公眾通過商標識別不同商品或服務的來源，避免相關公眾對不同來源的商品或服務產(chǎn)生混淆、誤認。如果對于已經(jīng)注冊的商標核定了使用的商品或服務范圍后，他人繼續(xù)在相同商品或服務上使用相同或類似的商標，那么商標的功能無法實現(xiàn)。具體到本案中，‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注冊商標專用權的范圍為手提包等核定使用的商品，注冊商標專用權的保護范圍為與‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注冊商標相同或相類似及與核定使用的商品相同或相類似的商品。普拉達公司指控東方源公司、華商報社刊登廣告使用‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注冊商標的行為是否構成侵害商標權及不正當競爭關鍵在于界定被控侵權人之行為是否破壞了商標的基本功能。

    2.商標的基本功能在于識別商品的來源

    商標的基本功能在于識別不同商品的來源。消費者借助商標選購自己喜愛的商品或服務，經(jīng)營者借助商標推銷自己的商品。我國商標法實施條例第三條規(guī)定，商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。新修訂的商標法第四十八條規(guī)定：本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。即新商標法在商標的使用屬性中增加了‘用于識別商品來源的行為’。由此說明商標的基本功能在于使相關公眾通過商標識別不同商品或服務的來源，這種識別功能是為消費者識別被標識的商品來源提供保障，使其能夠與他人提供的商品區(qū)別開來。因而，商標受保護的基礎終體現(xiàn)在具有識別功能。眾所周知，任何權利的行使都不是的，商標權的行使也不例外。商標權的邊界是由其功能設定和界定的，商標的功能是確定侵權行為標準的基礎。構成侵害商標權的基本行為是在商業(yè)標識意義上使用相同或者近似商標的行為，即被控侵權標識的使用必須是在商標意義上的使用，或者說必須是將該標識作為區(qū)分商品來源的商標使用。倘若所使用的與他人注冊商標相同或者近似的文字、圖形等標識不具有區(qū)分商品來源的作用，這種使用不是商標意義上的使用，因而不會構成對他人注冊商標權的侵害。侵害商標權行為有不同的表現(xiàn)形式，其本質(zhì)特征是對商標識別功能的破壞，造成相關公眾對商品來源產(chǎn)生誤認。在認定是否構成侵害商標權行為時，必須考慮商標主要是發(fā)揮與他人商品或者服務區(qū)別開來的標識功能。不損害商標識別功能的使用行為，通常不構成侵害商標權行為。具體到本案中，東方源公司雖在商業(yè)廣告中使用的女款手提包中有‘PRADA MILANO’及其文字表述中有‘PRADA’注冊商標，但廣告的目的是為了吸引商戶進駐東方國際中心，東方源公司并未在其經(jīng)營的房產(chǎn)項目和推銷的店鋪商品上使用上述注冊商標，其與普拉達公司在本案中主張的商品并非同一種商品。東方源公司只是向消費者描述了自己投資開辦了東方國際中心房產(chǎn)項目和推銷店鋪，將引進‘PRADA’等全球品牌進駐，并未表明自己是普拉達商品的提供者，不會起到使人認為東方源公司投資的東方國際中心房產(chǎn)項目和推銷店鋪來源于普拉達公司的作用。故東方源公司在《華商報》商業(yè)廣告中使用爭訟之注冊商標，不構成侵害商標權的行為。

    3.認定不正當競爭行為的構成要素

    我國反不正當競爭法規(guī)定：本法所稱的不正當競爭是指經(jīng)營者違反本法規(guī)定，損害其他經(jīng)營者的合法權益，擾亂社會經(jīng)濟秩序的行為。認定不正當競爭行為應具備的條件是：不正當競爭行為是一種市場競爭行為；違反了市場競爭原則；對市場競爭產(chǎn)生了損害。通常按照商標法不能認定構成侵害商標權的情形下，原則上該行為不按照反不正當競爭法的規(guī)定予以規(guī)制。但若被控侵權人未經(jīng)商標權人的許可，利用他人享有極高知名度的注冊商標和字號，以競爭為目的，為自己獲取市場競爭優(yōu)勢以及更多的市場交易機會，違反了誠實信用和公平競爭的原則，則可以適用反不正當競爭法進行規(guī)制。在現(xiàn)代商業(yè)推銷活動中，商標不僅是一種區(qū)別標志，而且還具有聲譽。對商標聲譽搭便車行為侵犯的是以不支付對價的方式獲取、利用商標權人為建立商標聲譽付出的投入，使用商標的目的不是識別商標所代表的商品或商品提供者，而在于提高自身的形象，吸引消費者的注意，推銷自己的商品以謀取不正當利益。對商標聲譽的攀附行為往往出現(xiàn)在攀附者的廣告宣傳活動中。本案中，東方源公司為獲取有利的市場競爭地位，在廣告中借用‘PRADA’的知名度，提升其店鋪的品味和形象，不正當?shù)孬@取對其有利的地位和利益。同時，東方源公司在廣告中宣稱‘國際潮牌街、餐飲大食代’，由此無法避免給消費者造成普拉達公司商鋪與非高端餐飲品牌混同在一起經(jīng)營的印象，會損害普拉達公司的品牌形象和商標聲譽。東方源公司的行為違反了誠實信用原則，攀附和利用了普拉達公司商標及字號的聲譽，構成不正當競爭行為。